Договор на право использования товарного знака образец - ITAKINFO.RU

Договор на право использования товарного знака образец

Возможно ли использование товарного знака без заключения лицензионного соглашения?

ВОПРОС

Компания А является правообладателем товарного знака, под которым выпускает товары бытовой химии. Компания Б оказывает услуги по рекламированию, продвижению товара компании А путем рекламирования товара в каталогах, СМИ, ТВ.

Необходимо ли заключать лицензионный договор между компанией А и компанией Б на передачу исключительного права на товарный знак?

Как можно избежать заключения лицензионного договора, но при этом использовать товарный знак другого лица при поставке, перевозке, оказании услуг?

ОТВЕТ

Согласно законодательству, отдельным правомочием, входящим в понятие исключительного права на товарный знак, является размещение товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. Однако в указанном случае рекламируется товар правообладателя товара по договору с таким правообладателем, то есть, согласие правообладателя на такое использование товарного знака подразумевается изначально. Поэтому нет необходимости заключения лицензионного договора об использовании товарного знака с Компанией Б, однако по решению правообладателя возможность и объем использования товарного знака в рекламе могут быть урегулированы в договоре на оказание рекламных услуг.

Обратите внимание, что передача исключительного права означает, что использовать товарный знак в период действия такого договора сможет только та организация, которой исключительное право передано. Правообладатель также не сохраняет возможности использовать товарный знак до истечения срока действия исключительной лицензии теми способами, которые указаны в договоре

Использование зарегистрированного в РФ товарного знака, принадлежащего другому лицу (правообладателю) в коммерческих целях требует заключения одного из договоров, предусмотренных гражданским законодательством: договора отчуждения исключительного права, лицензионного договора (исключительная либо неисключительная лицензия), договор коммерческой концессии. Также часто используют непоименованный в российском законодательстве договор франчайзинга.

Однако допускается бездоговорное использование товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот правообладателем или с согласия правообладателя. Соответственно, при поставке товара, приобретенного на законных основаниях у правообладателя или с его согласия, поставщик, покупатель, перевозчик имеет право в отношении этого товара использовать товарный знак без заключения лицензионного договора. Например, согласно судебной практике законным является бездоговорное размещение товарного знака на вывеске магазина, если в таком магазине продаются оригинальные запчасти производителя, являющегося правообладателем товарного знака.

ОБОСНОВАНИЕ

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» реклама — это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Объект рекламирования — это товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама (п. 2 ст. 3 Федерального закона N 38-ФЗ).

В силу п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе (пп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Исключительное право на товарный знак может осуществляться различными способами. Например, путем размещения на товарах, в рекламе, в доменном имени и др. (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). При этом использование товарного знака или сходных с ним обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров без разрешения правообладателя запрещено (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Отсутствие запрета на такое использование не считается разрешением (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Правообладатель вправе отчуждать исключительное право на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ) и предоставлять право использования товарного знака по лицензионному договору (ст. 1489 ГК РФ). Общие положения о лицензионном договоре предусмотрены ст. 1235 ГК РФ.

В частности, по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1489 ГК РФ по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Как следует из п. 1.1 указанной статьи, лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

Предоставление по договору права использования исключительного права на товарный знак подлежит государственной регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ (п. 2 ст. 1490 ГК РФ).

Согласно статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Правообладателям следует помнить, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

На основании п. п. 1, 2 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать их изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

Из Постановления Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2016 N С01-1146/2016 по делу N А57-6183/2016, рассматривавшего аналогичную ситуацию, следует: расположение предпринимателем на здании магазина, в котором он осуществляет торговлю оригинальными запчастями, вывески с изображением тех товарных знаков, которые имеются на продаваемых им запчастях, введенных в гражданский оборот самим правообладателем товарных знаков или с его согласия, не образует состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку объективная сторона такого правонарушения состоит в использовании товарного знака для контрафактных товаров. Таких действий предприниматель не совершал. Само по себе указание наименования производителя автозапчастей на фасаде магазина, в котором продаются оригинальные запчасти данного производителя, не свидетельствует о незаконности использования товарного знака, а лишь свидетельствует о том, что в этом магазине продаются оригинальные запчасти к автомобилям, производимым третьим лицом.

Документы на бренды

В соответствии с законодательством РФ и требованиями правообладателей Ozon устанавливает особые правила для загрузки и продажи некоторых брендов. Пока для этих брендов не будут загружены документы, подтверждающие ваше право на реализацию товаров бренда, вы не сможете:

  • Продавать товары бренда на Ozon — если вы уже продавали их раньше. Товары будут скрыты на Ozon.
  • Создать или загрузить новый товар бренда — если вы ещё не продавали этот товар на Ozon.

Список брендов, требующих разрешения правообладателя на продажу, можно посмотреть:

  • В личном кабинете, если вы уже начали загрузку товаров. Для этого в разделе Товары → Сертификаты → Документы на бренд нажмите Сертифицируемые бренды.
  • На странице со списком брендов, ограниченных для продажи на Ozon, если вы ещё не начали загружать товар в личный кабинет.

# Документы на бренды

Документами, подтверждающими ваше право на размещение товаров, могут быть:

  • свидетельство на товарный знак;
  • лицензионный договор;
  • договор на дистрибуцию;
  • письмо-разрешение на продажу товара в РФ от правообладателя;
  • чек на товар, подтверждающий приобретение товара у официального дистрибьютора;
  • иные документы.
Читайте также  Заявление об уменьшении размера алиментов образец 2021

Список документов, которые нужно предоставить Ozon, зависит от вашей схемы предоставления права на продажу. Документы могут быть как на русском, так и на английском, а также должны удовлетворять требованиям ниже.

# Требования к документам

Документ, подтверждающий ваше право на реализацию бренда, может быть как в формате разрешения в свободной форме, так и в форме договора, а также он должен содержать:

  • Дату документа.
  • Срок действия документа. Бессрочные документы не принимаются.
  • Подпись или печать правообладателя на документе.
  • Право на продажу именно на территории РФ.
  • Нотариально заверенный перевод на английский или русский, если оригинал документа на других языках.

Если вы считаете, что кто-то неправомерно размещает товары бренда на Ozon — обратитесь в службу поддержки. Для этого перейдите по ссылке или нажмите на значок сообщения в личном кабинете внизу экрана и выберите Другое → Создать заявку. Затем выберите тему Контроль качества и подтему Нарушение правил площадки другим продавцом.

# Схемы предоставления права на продажу товаров бренда

# Правообладатель товарного знака → Вы → Ozon

Надо предоставить один из документов:

  • Ваш договор с правообладателем. Например, лицензионный договор, дистрибьюторский договор, договор купли-продажи.
  • Документ от правообладателя, который предоставляет вам право использования товарного знака. Например, информационное письмо, письмо-уведомление, сертификат официального представителя.

# Правообладатель товарного знака → Официальный представитель → Вы → Ozon

В качестве официального представителя могут выступать лицензиат, дистрибьютор или уполномоченный представитель.

Надо предоставить пакет документов:

  • Один из документов:
    • Ваш договор с официальным представителем. Например, лицензионный договор, дистрибьюторский договор, договор купли-продажи.
    • Документ от официального представителя, который предоставляет вам право использования товарного знака. Например, информационное письмо, письмо-уведомление, сертификат официального представителя.
  • Документ от правообладателя, который даёт официальному представителю право использования товарного знака и передачи его в использование третьим лицам. Например, информационное письмо, письмо-уведомление, сертификат официального представителя.

# Правообладатель товарного знака → Официальный представитель → Организация поставщик → Вы → Ozon

Нужно предоставить пакет документов:

  • Один из документов:
    • Ваш договор с поставщиком.
    • Документ, подтверждающий факт коммерческого сотрудничества между вашей организацией и организацией поставщика (например, уведомление, письмо).
  • Один из документов:
    • Договор поставщика с официальным представителем. Например, лицензионный договор, дистрибьюторский договор, договор купли-продажи.
    • Документ от официального представителя, который предоставляет поставщику право использования товарного знака. Например, информационное письмо, письмо-уведомление, сертификат официального представителя.
  • Документ от правообладателя, который предоставляет официальному представителю право использования товарного знака и передачи его в использование третьим лицам. Например, информационное письмо, письмо-уведомление, сертификат официального представителя.

# Более длинная цепочка

Если цепочка поставщиков состоит из большего количества участников, чем указано выше, необходимо предоставить полный пакет документов на каждого участника по аналогии с примерами выше.

# Как загрузить подтверждающий документ

  1. В разделе личного кабинета Товары → Сертификаты → Документы на бренды нажмите Добавить документ.
  2. Укажите данные подтверждающего документа и срок его действия. Бессрочные документы не принимаются.
  3. Загрузите файл с электронной копией документа объёмом не более 10 МБ.
  4. Нажмите Сохранить изменения.

В системе будет создан документ на бренд. После проверки вы сможете продавать товары бренда на Ozon: в течение суток появится подтверждение права на продажу на карточках товара этого бренда.

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

1.1. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.

2. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.

3. Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Судебная практика и законодательство — ГК РФ часть 4. Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

Принимая в оспариваемой заявителем части судебные акты, Суд по интеллектуальным правам руководствовался положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, и исходил из доказанности ответчиком факта использования товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров».

Руководствуясь положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, правовой позицией, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд первой инстанции пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований ввиду доказанности фондом «СОЦИУМЪ» его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части услуг 35-го класса МКТУ «демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в Интернете в качестве доменного имени», а также из отсутствия в материалах дела документов, подтверждающих фактическое использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака в отношении этих услуг.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Подпункт 8 пункта 3.1 Правил распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета Новосибирска от 25 октября 2006 года N 372, признан противоречащим федеральному законодательству и не действующим с момента вступления решения суда в законную силу в той части, в которой он ограничивает права лицензиата, предусмотренные статьей 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исследовав и оценив представленные по делу доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, Методическими рекомендациями по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденными приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии надлежащих и достаточных доказательств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части услуг 43-го класса МКТУ «услуги по предоставлению временного проживания», «отели», «бронирование мест в гостинице», признав, что осуществляемая истцом деятельность является однородной только части услуг 43-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован неиспользуемый товарный знак, иные услуги данного класса МКТУ истцом не оказываются и не являются однородными его деятельности.

Суд первой инстанции, принимая во внимание правовую позицию, содержащуюся в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765, оценив в совокупности представленные доказательства в подтверждение широкой известности спорных товарных знаков, исходя из длительности использования спорных товарных знаков в отношении товаров 29-го класса МКТУ «дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; консервы мясные и мясорастительные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; свинина», признал товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 333865, 333866 широко известными знаками для целей применения принципа однородности при исследовании вопроса об использовании товарных знаков правообладателем и, руководствуясь статьями 10, 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказал в иске.

Читайте также  Акт выполненных работ автосервиса образец скачать wod

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, руководствуясь положениями статей 101, 169, 171, 172 Налогового кодекса Российской Федерации, статей 1027, 1229, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определении от 25.07.2001 N 138-О, суды апелляционной и кассационной инстанций признали оспоренные решения инспекции законными и обоснованными.

Исследовав и оценив представленные по делу доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе заключение судебной экспертизы, руководствуясь статьями 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.12.1996 N 150-ФЗ «Об оружии», пунктом 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии надлежащих и достаточных доказательств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части товаров 28 класса МКТУ, признав однородными производимые Концерном товары (пневматическое оружие, массогабаритные макеты оружия) части товарам 28-го класса МКТУ «игрушки, игрушки с подвижными частями или передвижные; игры».

При вынесении судебных актов суды руководствовались статьями 1483, 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также учитывали Методические рекомендации по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 02.03.1998 N 41.

Выводы судов соответствуют положениям статей 1484, 1486, 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовой позиции, изложенной в пунктах 41, 42 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

64. Административное действие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 59 Регламента, осуществляется после подтверждения факта уплаты пошлины в порядке и размере, установленных Налоговым кодексом и (или) Положением о пошлинах, и включает проверку наличия Документов, указанных в пункте 19 Регламента, соответствия указанных в них сведений друг другу, а также соответствия Документов условиям регистрации, указанным в подпунктах «а» — «е», «з», «и» пункта 3 Правил, с учетом положений статей 1027, 1028, 1036, 1037, 1229, 1232 — 1239, 1262, 1362, 1365 — 1367, 1369, 1458 — 1460, 1477, 1483, 1488, 1489 Кодекса (далее — условия регистрации).

Организация покупателем такой продажи товаров может быть осуществлена, в частности, на основании лицензионного договора, заключенного с продавцом-правообладателем товарного знака в порядке, установленном статьями 1489, 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствующих помещениях (торговых площадях), установленных в «вертикальном» соглашении.

и) проверка наличия у лица (лицензиата), которому предоставляется право использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 Кодекса), исключительного права пользования таким наименованием в соответствии с пунктом 3 статьи 1489 Кодекса;

На основании пункта 1 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс) по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

8) у лица (лицензиата), которому предоставляется право использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 Кодекса), имеется исключительное право пользования таким наименованием в соответствии с пунктом 3 статьи 1489 Кодекса;

Пресс-центр Комментарии экспертов

Используем чужие товарные знаки без лицензионных соглашений

Коллектив авторов, VEGAS LEX

Компания в рамках программы лояльности участвует в совместном проекте по продвижению бренда. При этом товарные знаки партнеры используют без лицензионных соглашений, ведь последние еще нужно регистрировать. Выясним, насколько безопасно предпринимать совместные маркетинговые усилия без лишних формальностей.

В ходе реализации программ лояльности у компаний часто возникает необходимость использовать товарные знаки и фирменные наименования друг друга. Это нужно для получения максимальной отдачи: привлечения новых клиентов и получения прибыли от участия в программе лояльности.

Перед компаниями — участницами совместных маркетинговых проектов часто возникает вопрос, каким образом корректно оформить возможность размещения товарных знаков партнера без использования лицензионных соглашений. Дело в том, что их регистрация в Роспатенте занимает длительное время и влечет дополнительные денежные траты. При этом участники программ лояльности или других подобных совместных проектов не продают и не предоставляют для использования друг другу свои товарные знаки ни по франшизе (договор коммерческой концессии), ни иным способом. Они стараются популяризировать совместную маркетинговую программу и повышать узнаваемость своих брендов в рамках общего проекта.

Ограничения в законе

Право на фирменное наименование.

Исключительное право юридического лица на фирменное наименование установлено статьей 1474 ГК РФ, оно может использоваться в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом.

Юридическое лицо, фирменное наименование которого внесено в ЕГРЮЛ, получает исключительное право на его использование. Реализуется такое право

ПОНЯТНО, ЧТО…

… по лицензионному договору (соглашению) правообладатель дает разрешение на использование товарного знака в объеме, предусмотренном договором, а другая сторона принимает на себя обязанность вносить правообладателю обусловленные договором платежи или осуществлять другие действия, преду­смотренные соглашением.

путем участия правообладателя в различных гражданско-правовых сделках, совершении иных юридических действий. Это означает, что только правообладатель может помещать свое фирменное наименование на документах, в рекламных проспектах и объявлениях, на товарах и упаковке, а также использовать его иными способами.

Право на товарный знак. Исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, индивидуализирующее товары, удостоверяется свидетельством (ст. 1477 ГК РФ). Обладателем такого права может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ). При этом товарный знак должен быть зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков (ст. 1481 ГК РФ).

Статья 1489 ГК РФ предусматривает, что обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар, правообладатель) по лицензионному договору предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право его использования в определенных договором пределах. Иначе говоря, с указанием или без указания территории, на которой допустимо использование товарного знака, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности и прочее.

Лицензиат обязан обеспечить соответствующее качество производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак правообладателя. Имейте в виду: требования к качеству товаров устанавливает правообладатель. Поэтому он вправе контролировать соблюдение этого условия. При этом по требованиям к лицензиату как изготовителю оба несут солидарную ответственность (п. 2 ст. 1489 ГК РФ).

Из приведенных норм ГК РФ прямо следует, что речь в Кодексе идет только о такой правовой конструкции лицензионного договора (соглашения), когда одна сторона за плату предоставляет другой стороне право использования товарного знака.

Способ продвижения товаров

Крупные компании заинтересованы в передаче лицензий на использование своих товарных знаков. Внося в лицензионные договоры дополнительные условия (о передаче лицензиатам оборудования, технологии производства, научно-технических достижений и об установлении соответствующих ограничений), они превращают другие предприятия в своеобразные филиалы, которые пользуются их товарным знаком, реализуют их продукцию. И берут за это дополнительные денежные суммы. Тем самым, компания-правообладатель расширяет возможности сбыта своей продукции, не вкладывая собственных средств в организацию розничной торговли. За счет этого быстрее осваиваются новые рынки.

Просто УЧТИТЕ

Договор об отчуждении, лицензионный договор, другие договоры о распоряжении исключительным правом на товарный знак должны быть заключены в письменной форме и подлежат госрегистрации (ст. 1490 ГК РФ).

Две сложности

Нужно ждать. Срок регистрации лицензионного договора (соглашения) на объект интеллектуальной собственности в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенте) установлен законом и составляет два месяца с момента подачи заявления о регистрации (п. 9.8 , утв. приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 321).

Читайте также  Восстановление документов на дом и земельный участок

Нужно платить. Этот вопрос регулирует (утв. постановлением Прави­тельства РФ от 10.12.2008 № 941).

Так, пошлина за регистрацию лицензионного договора (лицензионного соглашения) на товарный знак составляет 13 500 руб. (НДС не облагается). Плюс 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше одного. А пошлина за регистрацию лицензионного договора за один патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец составляет 1650 руб. (НДС не облагается). Плюс 850 руб. за каждый патент, свидетельство свыше одного.

Право на размещение товарных знаков

Пункт 3 ст. 1484 ГК РФ устанавливает общее правило на запрет использования чужого товарного знака без разрешения правообладателя. Между тем последний вправе использовать «интеллектуальный актив» по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель вправе распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное (ст. 1229).

Получается, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

5 ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

1. На товарах (на этикетках, упаковках и пр.) при производстве, предложении к продаже, продаже, демонстрации на выставках и ярмарках, хранении, перевозке, ввозе в Россию и пр.

2. При выполнении работ, оказании услуг.

3. На документах на товар.

4. В предложениях о продаже товаров (работ, услуг), в объявлениях, на вывесках, в рекламе.

5. В Интернете (в доменном имени и др.).

Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 1484, п. 2

Письменное согласие

Когда товарный знак используется самим правообладателем либо другими лицами с его согласия, то о нарушении исключительного права на товарный знак речь не идет (ст.1487 ГК РФ). Следовательно, участники совместного маркетингового проекта вправе ввести в соответствующий договор или соглашение пункт, в котором будет предусмотрена возможность использования товарного знака одной (нескольких, каждой) из сторон без лицензионных соглашений, требующих регистрации в Роспатенте. Вот пример возможной формулировки:

В связи с участием Компании в Программе лояльности (совместном проекте) в течение срока действия настоящего договора Компания вправе размещать товарные знаки Банка на документах и материалах Программы (совместного проекта).

Использование товарных знаков сторон по настоящему договору не является использованием прав на охраняемые объекты интеллектуальной собственности по смыслу положений законодательства РФ об охране прав на объекты интеллектуальной собственности.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Имейте в виду и коммерческое обозначение

Юрист группы технологий и инвестиций юридической фирмы VEGAS LEX

Коммерческое обозначение, как и товарный знак, в смежном маркетинговом проекте должно использоваться на основании договора.

В пункте 2 ст. 1539 ГК РФ говорится, что недопустимо использовать коммерческое обозначение способом, который может ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу. Вполне очевидно, что недопустимо и несанкционированное использование чужого коммерческого обозначения, поскольку правообладатель предоставляет либо нет другим лицам право на его использование (п. 5 ст. 1539 ГК РФ). При этом законодатель предусматривает две формы передачи права: в порядке и на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия либо по договору коммерческой концессии. Но в ст. 1539 ГК РФ речь идет об использовании коммерческого обозначения в предпринимательской деятельности непосредственно для извлечения прибыли. При реализации же совместного маркетингового проекта коммерческое обозначение размещается, чтобы повысить узнаваемость бренда. Значит, речь идет об ином использовании, чем это подразумевает п. 5 ст. 1539 ГК РФ.

Таким образом, участники маркетингового проекта могут оформить правоотношения любым способом, не противоречащим закону. В том числе предусмотрев в соглашении право использования принадлежащих им коммерческих обозначений.

Образец лицензионного договора на товарный знак

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака № ___________

г. _______________ «___» __________ 20 __ года

___________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице ____________________, действующего на основании _______, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ____________________, действующего на основании __________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего договора за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение неисключительную лицензию на использование товарного знака, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации ___ ______ _______ года, согласно Заявке № ___________, с приоритетом от ___ ______ ______ года, что подтверждается Свидетельством на товарный знак № ____________, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, для всех товаров, указанных в свидетельстве (далее – товарный знак).

1.2 Лицензиат получает право обозначать изготовленную и сбываемую продукцию согласно перечню товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак.

1.3 Лицензиат имеет право применять товарный знак как на товаре и его упаковке, так и на сопроводительной и деловой документации, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

1.4 Лицензиат обязуется использовать товарный знак Лицензиара в том виде, как он был зарегистрирован. Не разрешается изменять товарный знак Лицензиара.

1.5 Лицензиат имеет право использовать товарный знак Лицензиара при условии, что качество обозначаемых этим знаком товаров будет не ниже качества товаров, производимых или продаваемых Лицензиаром, под тем же товарным знаком.

1.6 Лицензиат обязуется при реализации Лицензиару товара, маркированного упомянутым товарным знаком, не включать в цену товара дополнительную сумму на использование товарного знака Лицензиара.

1.7 Если Лицензиату станет известно, что товарный знак противоправно применяется третьим лицом, он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиара.

1.8 Если третьи лица нарушат права, предоставленные по настоящему договору Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар совместно предъявят им иск. Расходы и/или поступления полученные в результате судебного или арбитражного решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут распределены между Лицензиатом и Лицензиаром согласно договоренности.

1.9 Если Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему договору, то он извещает об этом Лицензиара и по соглашению с ним обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную или арбитражную защиту. Понесенные Лицензиатом расходы или убытки в результате урегулирования указанных претензий будут распределены между Лицензиатом и Лицензиаром согласно договоренности.

1.10 Лицензиат не имеет право предоставлять сублицензии.

1.11 Лицензиат должен прекратить использование товарного знака в случае досрочного расторжения договора.

2. Проверка качества

2.1 Лицензиар имеет право один раз в год проверять соответствие качества товара Лицензиата технико-качественным показателям товара, реализуемого Лицензиаром.

2.2 Проверка может производиться и на предприятии Лицензиата с его согласия, либо в порядке, определяемом отдельным протоколом.

3. Порядок расчетов

3.1 Лицензиар оплачивает все пошлины, сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением, регистрацией и выполнением настоящего договора.

3.2 Лицензиат выплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение в виде единовременного платежа, размер которого составляет __________, в том числе НДС 18%.

3.3 Лицензиат обязуется произвести платеж, указанный в п. 3.2. настоящего договора, в рублях, на расчетный счет Лицензиара. Платеж осуществляется не позднее ___ ______ _____ г.

3.4 В случае задержки лицензионного платежа Лицензиат выплачивает Лицензиару за каждый день просрочки пеню в размере 0,01% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4. Разрешение споров

4.1 В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим договором, или в связи с ним стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

4.2 При невозможности разрешения указанных споров и разногласий путем переговоров они должны разрешаться в судебном порядке.

5. Срок действия договора

5.1 Настоящий договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак.

5.2 Настоящий Договор вступает в силу с даты его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

5.3 Настоящий договор может быть расторгнут Лицензиаром в одностороннем внесудебном порядке с предупреждением об этом Лицензиата не позднее одного месяца до даты расторжения договора.

5.4 Настоящий договор может быть расторгнут Лицензиатом в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления Лицензиару не позднее одного месяца до даты расторжения договора.

6. Прочие условия

6.1 Настоящий договор имеет силу на территории Российской Федерации.

6.2 Настоящий Договор заключен «___» ______ ________ г. в ____ экземплярах, на ____ листах каждый.

7. Юридические адреса и реквизиты стороны

Генеральный директор _______________________ /____________/

Генеральный директор _________________________ /___________/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: